Rafael Artieda Aramburú

Socio en Casahierro Abogados

05 de Junio del 2018

El contrato de licencia de marca

En el Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se regulan los contratos de licencia y transferencia de marcas.

El contrato de licencia de marca puede ser definido como aquel en virtud del cual el titular de una marca autoriza a un tercero a usar y/o explotar económicamente dicho signo distintivo, ya sea de manera onerosa o gratuita, con carácter de exclusividad o no.

En nuestra opinión, se trata de un contrato sui generis, con características únicas tales como su objeto, la importancia de la idoneidad del licenciatario; la relación de colaboración entre el licenciante y el licenciatario; la usual existencia de mecanismos de control de calidad de los productos y servicios identificados con el signo distintivo objeto de la licencia, entre otras.

 

Derechos y obligaciones del licenciante

En términos generales, el contrato de licencia de marcas reconoce a favor del titular de la marca o licenciante licenciada los siguientes derechos:

  • Fiscalizar el uso que de la marca hace el licenciatario, y a controlar la calidad e idoneidad de los productos o servicios identificados con la marca objeto de la licencia.

 

  • Ser informado oportunamente respecto de cualquier acto de terceros que afecte o sea susceptible de dañar la reputación de la marca licenciada.

 

Asimismo, el licenciante asume generalmente  las siguientes obligaciones:

  • Autorizar al licenciatario a usar la marca en la publicidad y comercialización de los productos materia de la licencia.

 

  • Mantener vigentes los registros y autorizaciones necesarios para el uso de la marca materia de la licencia.

 

  • Accionar legalmente contra cualquier tercero que infrinja los derechos correspondientes a la marca licenciada.

 

  • Efectuar una adecuada publicidad de la marca objeto de la licencia, a fin de mantener su valor económico en el ámbito geográfico relevante.

 

Derechos y obligaciones del licenciatario

El principal derecho que adquiere el licenciatario es el de uso de la marca licenciada.

En cuanto a las obligaciones del licenciatario, estas consisten básicamente en:

  • Pagar oportunamente la contraprestación por el uso de la marca pactada en el contrato.

 

  • Cumplir con la obligación de uso de la marca, a fin de evitar la eventual cancelación de la misma.

 

  • Usar la marca de tal manera que no se altere significativamente la forma en que esta ha sido registrada.

 

  • Respetar los estándares de calidad y comercialización pactados en el contrato.

 

  • Informar oportunamente al licenciante sobre cualquier infracción a los derechos sobre la marca objeto de licencia de la que tome conocimiento.

 

Regulación del contrato de licencia de marcas

El artículo 21 del Acuerdo TRIPS[1] establece que los Estados Miembros podrán establecer las condiciones para la licencia y cesión de las marcas de fábrica y de comercio; asimismo, se prohíbe el establecimiento de licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio.

El Acuerdo deja a los Estados Miembros en libertad para determinar los requisitos que debe cumplir el contrato de licencia de marca.

Asimismo, el artículo 162º de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena otorga al titular de una marca registrada o en trámite de registro en uno de los países miembros, la facultad de otorgar licencia a uno o más terceros para la explotación de dicha marca.

La norma en cuestión contempla dos requisitos para que la licencia surta efectos frente a terceros: la obligación de registrar la licencia ante la oficina nacional competente; y, para efectos del registro, la marca debe constar por escrito.

De otro lado, el artículo 163º de la Decisión dispone que la oficina nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

 

 

[1] Siglas en inglés de “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”; en español “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”.

Comentarios

MÁS DE ESTE AUTOR

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Los artículos 95º y 96º de la LGS contemplan una serie de derechos inherentes a la calidad de accionista, denominados “fundamentales”....

NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONVENIOS DE ACCIONISTAS

El artículo 8º de la Ley General de Sociedades peruana dispone lo siguiente:

“Artículo 8.- Convenios entre socios o entre éstos y terceros

Sobre La Extinción De Sociedades Por Prolongada Inactividad

De conformidad con lo dispuesto por la Décima Disposición Transitoria de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades (en adelante, LGS), se...

Sobre La Exclusión De Accionistas De Una Sociedad Anónima

Uno de los criterios o principios rectores que informaron a la Comisión Redactora de la Ley General de Sociedades (en adelante, LGS), consiste en...

SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE PROPONE INCORPORAR EL FRAUDE O COLUSIÓN COMO NUEVA CAUSAL DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

Con fecha 7 de junio de 2019, el Grupo Parlamentario Fuerza Popular del Congreso de la República, a iniciativa del Congresista Mario Fidel...

LA OBEDIENCIA DEL DERECHO: Un impostergable reto de la ciencia del derecho y algunas reflexiones a propósito de la obra del profesor Tom Tyler

Introducción

Desde mediados del siglo pasado, han sido muchos quienes han optado por cursar sus estudios de postgrado en Derecho en los Estados...

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL

El artículo II, numeral 2 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento...

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES EN LA SRL

La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (en adelante SRL), es una de las formas societarias previstas por la Ley General de Sociedades...

Lineamientos para la Calificación de Directores Independientes

En el mes de noviembre del año 2013 entró en vigencia el nuevo “Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” que...

Reglamento de la Ley que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales

 

Mediante Ley N° 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de...

Impugnación y nulidad de acuerdos societarios

 

Uno de los principales derechos de los accionistas en una sociedad anónima es el de impugnación de los acuerdos societarios contrarios al...

Responsabilidad solidaria de los representantes legales de personas jurídicas en supuestos de elusión tributaria

El artículo 177º, primer párrafo, de la Ley General de Sociedades, dispone que los directores responden, ilimitada y solidariamente, ante la...

El régimen legal de la Sociedad Anónima por Acciones Simplificada

Con fecha 12 de septiembre de 2018, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1049, que promociona la...

Delitos de corrupción en el ámbito privado

En un artículo anterior[1] comentábamos lo dispuesto por la Ley N° 30424, “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas...

Régimen legal de las acciones de inversión

En el año 1998 se aprobó la Ley N° 27028 – “Ley que sustituye las acciones del trabajo por las acciones de inversión”, derogando...

La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas...

El contrato de licencia de marca

En el Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se regulan los...

Sobre los recursos de Interpretación e Integración del Laudo Arbitral

El artículo 58º del Decreto Legislativo Nº 1071, que regula el Arbitraje (en adelante, Ley de Arbitraje), establece lo siguiente:

Artículo...

Reorganización de sociedades

 

El proceso de concentración empresarial, que es el fenómeno económico en el cual se inserta, posteriormente, la reorganización de sociedades...

Preguntas y respuestas sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Autora: Claudia Seminario Gómez

Todo empleador debe contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de modo que...

El Régimen de Transparencia Fiscal Internacional y su aplicación en el Perú

El Régimen de Transparencia Fiscal Internacional (RTFI) es un mecanismo que se encuentra vigente en nuestro país desde el 1º de enero de 2013,...

Sobre la necesidad de preservar las facultades de los Centros de Arbitraje. A propósito del Proyecto de Ley Nº 1088-2016-CR

Con fecha 17 de marzo del presente año, el Congresista de la República, señor Glider Agustín Ushñahua Huasanga, integrante del Grupo...

¿Los árbitros deben ser considerados como funcionarios públicos?

Rafael Artieda Aramburú[1]

Mediante Oficio remitido con fecha 11 de agosto del presente año, el señor Fiscal de la Nación, doctor Pablo...

Elección de directores en la sociedad anónima y presencia notarial en sesiones de directorio

Con fecha 4 de noviembre de 2015 fue publicada en el diario oficial El Peruano la Ley N° 30354, Ley que modifica la Ley Nº 26887, Ley General de...

Sobre la Metodología para Determinar Caudales Ecológicos y el impacto en las inversiones

Autora: Cinthya Escate Asociada del Estudio Lazo, de Romaña & CMB Abogados

A mediados de junio del año pasado, la Autoridad Nacional del Agua...

El Abogado de hoy y su llamado a la protección del medioambiente

Autor:

Juan Diego Mujica Filippi

Hace 43 años, el 5 de junio de 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que a partir de...

Sociedades de Beneficio: un nuevo paradigma en el Derecho Empresarial

Autor: 

Juan Diego Mujica Filippi

En la actualidad, el Derecho Empresarial es testigo del surgimiento de un fenómeno societario reciente,...

La indispensable especialización de los inspectores de trabajo

Autora: Claudia Seminario Gómez

La seguridad y salud en el trabajo no es un tema nuevo pero, indiscutiblemente, ha tomado fuerza en los últimos...

Los emprendimientos de interés social bajo el Derecho peruano: ¿cómo estructurar una empresa social en el Perú?

Autor: 

Paolo Robilliard D’Onofrio

En el Perú viene despertando poco a poco el interés por migrar de un esquema de apoyo social basado en la...

Fiscalización Laboral - Deber de Vigilancia: ¿Cajón de sastre para la imposición de multas?

Autora: Claudia Seminario Gómez

Todo aquel que ha visto de cerca una inspección laboral a cargo de la SUNAFIL, que involucra a una empresa...

El Decreto Legislativo N° 1272 y cómo "optimizar" el Procedimiento Sancionador

Autor: Ernesto Soto

El Decreto Legislativo N° 1272 modificó la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para “optimizar la...

Una acertada aplicación del principio de indivisibilidad por parte del SENACE

Autor: Juan Manuel Pazos

Durante el presente año, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)...

Justicia: Las dos caras de Jano

Autor: Nelson Ramírez Jiménez  Abogado por la Universidad Federico Villareal 

El Dios Jano posee dos caras debido a su capacidad para abrir o...

El silencio de los insolventes y el “período de sospecha”: ¿Qué riesgos se asumen al contratar con quien podría estar a puertas de un procedimiento concursal?

Autor:

Paolo Robilliard D’Onofrio

Existe un riesgo obvio al contratar con quien es o podría estar próximo a ser insolvente, y es que esa...

Los nuevos vientos en la comercialización de Microseguros en el Perú

Autor: Gianfranco Iparraguirre

En el mercado de seguros existen una variedad de productos destinados a cubrir riesgos que, de sucederse, podrían...

¿NOS ASEGURAMOS LOS PERUANOS ANTE NUESTROS PRINCIPALES TEMORES?

Autor: Gianfranco Iparraguirre

Hace unos días revisaba una presentación, en el sitio web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (

“La ley es la ley”: ¿Puede corregirse un acuerdo mal adoptado por una persona jurídica, sin sufrir las consecuencias del error?

Autor: 

Paolo Robilliard D’onofrio

Los cuestionamientos que actualmente se vienen haciendo a ciertos partidos políticos, por presuntamente no...

¿Subsidiaria o Sucursal? Una mirada más allá de la responsabilidad limitada

Autor: 

Paolo Robilliard D’Onofrio

Cuando, desde una perspectiva de negocios, llega el momento de que un grupo empresarial extranjero establezca...

La Necesidad de Dinamizar el Proceso de Otorgamiento de Derechos Petroleros.

Autores:

Giancarlo Guardia y Susana Ramos

La industria petrolera está en crisis. La producción petrolera en nuestro país ha descendido de...