20 de Octubre del 2018

Declaración de notoriedad de la denominación de origen “pisco”

Con fecha 13 de febrero de 2017, se solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos  del

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual  – INDECOPI (en adelante, la Dirección), el registro de la marca multiclase “THE PISCO LAB” para identificar “bebidas alcohólicas, excepto cervezas de la clase 33 de la Clasificación Internacional “ y “servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional”.

Si bien ningún tercero formuló oposición a la solicitud de registro, mediante Resolución No. 13888-2017/DSD-INDECOPI, la Dirección declaró el carácter notoriamente conocido en grado de renombre a la denominación de origen PISCO, que distingue destilado de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentadas, producido en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna y, adicionalmente, denegó de oficio el registro al considerar que el signo solicitado estaba incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 literal k) y articulo 136 literal h) de la Decisión 486, los cuales establecen los siguientes:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

  1. k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. (…)

Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

  1. h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Se entiende por denominación de origen a aquella que use el nombre de una región o un lugar geográfico del país que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deban exclusiva o esencialmente a los factores naturales y humanos del lugar. Lo fundamental del concepto de denominación de origen es el nexo entre el origen geográfico y las características del producto designado por la denominación, ya que las peculiaridades del producto se dan como consecuencia del origen o procedencia.  Este vínculo ha llevado a los Estados a justificar una protección especial y autónoma para las denominaciones de origen con la finalidad de proteger los intereses de los productores, que han generado y mantenido las características particulares del producto y su reputación y prestigio, así como los intereses del público consumidor y de las economías domésticas[1].

La Decisión 486 regula de manera general la categoría de los signos notoriamente conocidos, no estando limitados a marcas de productos o servicios, sino por el contrario una marca colectiva, de certificación o denominación de origen, como ha sucedido en el presente caso, pueden ser reconocidos como signos notoriamente conocidos en la medida que sean identificados como tales en cualquier país miembro de la Comunidad Andina por el sector pertinente, independientemente de la manera por el cual se hubiese hecho conocido. Respecto al “sector pertinente”, la norma comunitaria señala que serán considerados como tales a fin de determinar la notoriedad de un signo (i) los consumidores reales o potenciales, (ii) las personas involucradas en los canales de distribución y comercialización y (iii) los círculos empresariales que actúan en giros relacionados.

Por otro lado, es importante destacar que la Decisión 486 hace referencia a los signos notoriamente conocidos, más no a los signos renombrados. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con lo establecido en el artículo 224 (que define a los signos notoriamente conocidos) ha señalado: “A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (…). La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se está usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.”[2]

Considerando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN, así como del análisis de diverso material probatorio, es que la Dirección pudo concluir que la denominación de origen PISCO ha logrado posicionarse más allá del sector pertinente y, por el contrario, es ampliamente conocida por consumidores, fabricantes y distribuidores de todos los sectores, lo que determina que la protección del signo se expanda más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo aplicables a los signos en general.

La declaración de notoriedad en grado de renombre de la denominación de origen PISCO determina que sea protegida y reconocida como tal en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) con relación a todo tipo de bienes y servicios. Asimismo, coloca al PISCO a la par de otras denominaciones de origen internacionalmente reputados como el Champagne y Coñac.

 

Referencias:

[1] Resolución No. 13888-2017/DSD-INDECOPI de fecha 26 de julio de 2017 emitida al interior del expediente No.

693342-2017. Pág. 3.

[2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 50-IP-2017, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063, con fecha 21 de julio de 2017. Pág. 20.

Bibliografía:

  • Resolución No. 13888-2017/DSD-INDECOPI de fecha 26 de julio de 2017 emitida al interior del expediente No.   693342-2017. Pág. 3.
  • Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 50-IP-2017, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063, con fecha 21 de julio de 2017. Pág. 20.
  • GAMBOA VILELA, Patricia; La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino, Revista Foro Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Andrea Chunga Pilares

Abogada egresada y titulada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, con Maestría en Negocios, Competencia y Derecho Regulatorio de la Freie Universität Berlín. Asociada Senior del área de Propiedad Intelectual del Estudio Muñiz, Olaya, Melendez, Castro, Ono & Herrera.

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