Maria Paz Espinola Cruzado es una estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad de Lima. Actualmente está cursando el noveno ciclo de la carrera. Ella forma parte del Círculo de Derecho Civil de la Universidad de Lima, y es practicante de Derecho Tributario en Zuzunaga Assereto & Zegarra Abogados.
Nuestro Código Civil Peruano rige el mundo contractual con normas que se remontan a la entrada de su vigencia en 1984. Debido a su antigüedad, no es sorpresa que, en los últimos años, se haya introducido una serie de contratos innominados o atípicos en nuestro país. Más aún, el tráfico y la realidad comercial superan las capacidades del legislador.
En especial, los contratos que tienen por objeto bienes intelectuales, suelen constituir contratos atípicos, tal como sucede con el contrato de Know How. Sobre estos, el artículo 1353 de nuestro Código regula que “todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato” (Código Civil Peruano, 1984). En ese sentido, se entiende que las partes se regirán por lo acordado en el contrato, siempre que se respeten las normas imperativas y las disposiciones generales de los contratos en general.
Este contrato ha sido definido por la Cámara de Comercio Internacional como los “conocimientos aplicados métodos y datos que son necesarios para la utilización efectiva y puesta en práctica de técnicas industriales (…)” (Alfaro, 2013, p. 238). Por su parte, Max Arias-Schreiber lo define como aquel que se refiere a la licencia de conocimientos de orden técnico, económico o comercial, no protegidos por la legislación industrial (1999, s/p).
Coincido con Soria y Osterling cuando sostienen que, en términos generales, el Know How “es un conjunto de conocimientos prácticos con valor comercial o industrial, de carácter secreto o reservado, que ha sido utilizado previamente y experimentado con éxito, el mismo que puede ser transmitido fácilmente para permitir la obtención de una importante ventaja en el desarrollo de ciertas actividades” (2014, p. 22). En efecto, en virtud de este acuerdo de voluntades, una de las partes provee a la otra, a cambio de una regalía, información valiosa para el desarrollo de su negocio, lo cual le permite encontrarse en una posición privilegiada respecto a sus competidores. En consecuencia, el bien intangible objeto de transferencia también resulta ser la oportunidad comercial que de ella resulta.
Respecto a su naturaleza jurídica, continúa siendo un tema controvertido en la doctrina. Un sector afirma que, en razón a su similitud con algunos contratos típicos como el de compraventa, locación de servicios y arrendamiento, se deben aplicar por analogía las normas que los regulan. En oposición, están quienes consideran que es un contrato sui generis, por lo que resulta imposible asimilarlo a otras figuras contractuales. Personalmente, suscribo la posición de Alfaro al fundamentar que “la similitud no indica absorción de este contrato en otras figuras distintas (por las peculiaridades que la hacen diferenciar de otros contratos); además, la falta de regulación no indica la aplicación de normas destinadas a contratos específicos, al contrario, debe impulsar la necesidad de legislar específicamente al contrato de transmisión de Know How” (2013, p. 246).
Un rasgo relevante es la obligación de confidencialidad o el carácter secreto de los conocimientos que se transfieren, tal es así, que en la doctrina también se le conoce como “secreto de empresas” o “secreto industrial”. Precisamente, este conjunto de conocimientos sobre fórmulas, procedimientos o experiencias aplicables en el ámbito empresarial, merece protección jurídica por no estar a disposición de cualquier sujeto, además sobre esta característica recae gran parte de su valor económico. Como advierte Alcántara, “dada la importancia de la información o conocimientos transferidos, su divulgación signficaría la pérdida de la ventaja competitiva alcanzada por el licenciante” (2000, p. 63). En la misma línea, Gómez sostiene que “el carácter reservado y el desconocimiento por los terceros es un presupuesto esencial para la existencia del secreto industrial. Más aún, se puede decir que la falta de divulgación del secreto constituye el elemento fundamental y decisivo para la existencia del secreto industrial” (1974, p. 411).
Por otro lado, resulta necesario referirnos al contrato de franquicia pues, en doctrina, se han equiparado ambos conceptos pese a la existencia de significativas diferencias. Como indica Silva-Santisteban (2014), citando a Pazos Hayashida, hacer referencia al franchising implica necesariamente hablar de know how. En realidad, la transferencia del know how es un elemento esencial del contrato de franquicia, pero este abarca también otros negocios jurídicos. En concreto, este contrato requiere, además de la transferencia del know how, la cesión de una licencia de marca o del uso de un nombre comercial y la asistencia técnica continua, pues la finalidad del contrato es la comercialización de un determinado bien o servicio identificado con una determinada marca.
Como ya se ha mencionado, al igual que en otros países latinoamericanos, en Perú no existe norma específica que regule el contrato de Know How. Es así que, pueden generarse abusos entre las partes intervinientes y una excesiva litigiosidad respecto a los conflictos surgidos por el incumplimiento de las cláusulas particulares de este contrato. Es por ello que se ha sostenido antes la necesidad de legislar específicamente sobre los alcances de este contrato. Ahora, esto no debe significar un límite a la autonomía privada de las partes sino que, por el contrario, buscar otorgarles seguridad jurídica al brindar soluciones y tratamientos céleres a posibles controversias.
A manera de conclusión, el contrato de Know How, en virtud del cual dos sujetos intercambian información y/o conocimientos exclusivos y reservados sobre determinado negocio con la finalidad de otorgar a la parte beneficiada una posición privilegiada ante sus competidores y por lo que ambas partes se comprometen al cumplimiento de una serie de obligaciones, es un contrato complejo con cláusulas particulares que la diferencian de otros contratos, por lo que se sostiene la necesidad de una regulación específica en nuestro país.
Bibliografía:
Alcántara-Francia, O. (2000). El contrato de licencia de know how y la regulación de las obligaciones de confidencialidad y no competencia. Ius Et Praxis, (031), 57-70. https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2000.n031.3620
Alfaro Rodríguez, M. (2013). El Know How y su aplicación práctica en el contrato de franquicia. Revista Judicial, Costa Rica, Nº 109.
Arias-Schreiber Pezet, M. (1999). Contratos Modernos. Gaceta Jurídica.
Código Civil. Decreto Legislativo Nº 295, 14 de noviembre de 1984 (Perú)
Gómez Segade, J.A. (1974). El Secreto Industrial (Know-how). Editorial Tecnos, Madrid.
Soria Aguilar, A. F., & Osterling Letts, M. (2014). El Contrato de Know How: Apuntes acerca de sus elementos esenciales. Foro Jurídico, (13), 21-25. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13769
Silva-Santisteban Díaz, A. (2014). Reflexiones sobre el contrato de franquicia: contrato de colaboración empresarial y diferencias con figuras jurídicas similares. Revista de Economía y Derecho (Vol.11 Núm. 41). Recuperado a partir de https://revistas.upc.edu.pe/index.php/economia/article/view/307
