Como se pudo tratar en un manual anterior, el registro de una marca no es requisito indispensable para que las empresas realicen actividades comerciales; no obstante, confiere a las empresas el derecho de uso exclusivo sobre las marcas, como también la posibilidad de licenciar la marca a favor de terceros a cambio de una retribución económica. Del mismo modo, permite que otras empresas no registren o utilicen la marca.
Riesgo de confusión entre signos
El derecho de exclusiva que tiene el titular sobre el registro de una marca tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa.
- La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. Esta se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro.
- La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. A diferencia de la positiva, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión[1].
En concordancia con lo expuesto, la Decisión 486 de la Comunidad Andina – Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, en su artículo 136º inciso a) establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de una marca.
Así dicho artículo señala lo siguiente:
“Artículo 136°.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…)” (Énfasis agregado)
De lo expuesto, queda claramente establecido que la Decisión 486 determina una prohibición expresa al registro de una marca que sea idéntica o semejante a una previamente registrada o solicitada.
Para poder entender lo anterior, pongámonos en el caso que tenemos registrada la marca DIVAS en la clase 25 de la Clasificación Internacional, para distinguir productos de “prendas de vestir”. No obstante, se nos notifica que se ha solicitado el registro de la marca DIGAS en la clase 25 de la Clasificación Internacional para los mismos productos de la marca registrada. Por consiguiente, el público consumidor al tener dos marcas parecidas, que distinguen los mismos productos, podrá confundirse y llegará a comprar las prendas de la marca DIGAS, pensando que son prendas DIVAS, lo cual ocasionaría un perjuicio económico al titular de la marca.
Por lo tanto, a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, el artículo 45º del Decreto Legislativo Nº 1075, el cual aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión Andina 486, señala que deberán tomarse en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
- La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto en conjunto.
- El grado de percepción del consumidor medio. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente, por ello, se debe considerar principalmente aquellas características que pueden ser recordadas por el público consumidor.
- La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización y prestación.
En ese sentido, con respecto al tema de la confundibilidad de marcas, tenemos que tanto la doctrina y jurisprudencia han permitido determinar y clasificar el riesgo de confusión al que puede ser inducido el público consumidor en el mercado, sobre la base de dos tipos: la confusión directa y la confusión indirecta.
En relación con la primera de ellas –la confusión directa– ésta se da cuando el consumidor adquiere un producto o contrata la prestación de un servicio en la creencia errónea de que se trata del producto o servicio del competidor.
Por el contrario, la –confusión indirecta- se originará aun cuando diferenciando claramente los productos y servicios, se considera que ambos tienen el mismo origen empresarial. Un ejemplo de este tipo de confusión lo constituye el caso de que un consumidor contrate un servicio teniendo la certeza de que es ofrecido por una empresa que presta otros de su preferencia, lo que finalmente no es cierto. La explicación que se puede dar es que esta persona se ha visto confundida debido a que ambos servicios se encuentran identificados por diferentes signos, pero con una denominación concurrente en ellos.
En este sentido, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos; es decir, que el consumidor aún diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca previamente registrada o pensar que el nuevo signo distingue una nueva línea de productos ofrecidos por nuestra representada o que, aún cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.
Pasos para oponerse al registro de una marca
- Presentar un escrito, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro, que contenga la siguiente información:
- Los datos de identificación del expediente, nombre, apellidos completos y domicilio del opositor.
Para el caso de personas naturales: consignar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería (CE) o Pasaporte e indicar el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso.
Para el caso de personas jurídicas: consignar el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso.
- De ser el caso, se deberá presentar las pruebas que sustenten la oposición o especificar la naturaleza del signo en que se sustenta la oposición, indicando el número del certificado o del expediente de solicitud en trámite, así como la clase correspondiente.
- La copia de la oposición y sus recaudos para ser entregada a la (s) otra (s) parte (s). Esta obligación es aplicable a todo escrito o recurso que las partes presenten en el procedimiento.
- Indicación del día de pago y el número de constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo equivale al 9.84% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solcitada, esto es S/. 378.79 Nuevos Soles. Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la Nación ubicado en el Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa Nº 104-San Borja, o bien realizar el pago a través de una de las modalidades que se ofrecen.
- Si la oposición se sustenta en:
- Los signos gráficos o mixtos: se deberá adjuntar la reproducción exacta de los mismos tal y como fueron registrados o solicitados.
- Solicitudes o registros de otros países de la Comunidad Andina: se deberá acreditar el interés real en el mercado peruano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486. Es decir, al momento de interponer la oposición, se requerirá en el Perú la solicitud de registro o el registro de la marca en los mismos términos de aquella en la se fundamenta su oposición.
- Un nombre comercial: aun cuando éste se encuentre registrado, se deberá presentar pruebas que acrediten el uso del mismo, respecto a cada una de las actividades económicas para las cuales desea hacer valer su derecho.
- Oposición a una solicitud multiclase de producto y/o servicio
- Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases contra la o las cuales se dirige la oposición
- División de una solicitud de registro multiclase de marca producto y/o servicio durante el trámite de oposición
- Se podrá solicitar la división como consecuencia de la interposición de la oposición.
- Para la división de una solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio se deberá presentar un pedido de división, indicando los productos y/o servicios, agrupados por clases, que se desglosan de la solicitud inicial; acompañando el comprobante de pago, de las tasas correspondientes y copia de lo actuado haste el momento de solicitar la división, para ser adjuntada en cada solicitud divisional.
- El costo por los derechos de trámite de la división es equivalente al 1.26 % de la UIT, esto es S/. 48.65 Nuevos Soles.
- El pago se realiza por cada división que se solicite
- Poderes
- Personas naturales: requieren documento privado. No necesita legalización.
- Personas jurídicas: requieren documento privado en el que se indique la calidad de la persona que otorga el poder. Por ejemplo: gerente general, apoderado, entre otros. No necesita legalización.
- Los poderes otorgados en idioma extranjero deberán presentarse con su correspondiente traducción al idioma español y, además, estar debidamente suscritos por el responsable de la traducción.
Recurso impugnativo
Si después de notificada la resolución que otorga o deniega el registro de la marca solicitada, el solicitante o emplazado desea imponer un recurso de reconsideración, de apelación o de adhesión, dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles contando a partir del día siguiente en que dicha resolución le fue comunicada.
FUENTE CONSULTADA:
Decisión 486 de la Comunidad Andina
[1] Resolución N° 0142-2004/TPI-INDECOPI
