En el Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se regulan los contratos de licencia y transferencia de marcas.
El contrato de licencia de marca puede ser definido como aquel en virtud del cual el titular de una marca autoriza a un tercero a usar y/o explotar económicamente dicho signo distintivo, ya sea de manera onerosa o gratuita, con carácter de exclusividad o no.
En nuestra opinión, se trata de un contrato sui generis, con características únicas tales como su objeto, la importancia de la idoneidad del licenciatario; la relación de colaboración entre el licenciante y el licenciatario; la usual existencia de mecanismos de control de calidad de los productos y servicios identificados con el signo distintivo objeto de la licencia, entre otras.
Derechos y obligaciones del licenciante
En términos generales, el contrato de licencia de marcas reconoce a favor del titular de la marca o licenciante licenciada los siguientes derechos:
- Fiscalizar el uso que de la marca hace el licenciatario, y a controlar la calidad e idoneidad de los productos o servicios identificados con la marca objeto de la licencia.
- Ser informado oportunamente respecto de cualquier acto de terceros que afecte o sea susceptible de dañar la reputación de la marca licenciada.
Asimismo, el licenciante asume generalmente las siguientes obligaciones:
- Autorizar al licenciatario a usar la marca en la publicidad y comercialización de los productos materia de la licencia.
- Mantener vigentes los registros y autorizaciones necesarios para el uso de la marca materia de la licencia.
- Accionar legalmente contra cualquier tercero que infrinja los derechos correspondientes a la marca licenciada.
- Efectuar una adecuada publicidad de la marca objeto de la licencia, a fin de mantener su valor económico en el ámbito geográfico relevante.
Derechos y obligaciones del licenciatario
El principal derecho que adquiere el licenciatario es el de uso de la marca licenciada.
En cuanto a las obligaciones del licenciatario, estas consisten básicamente en:
- Pagar oportunamente la contraprestación por el uso de la marca pactada en el contrato.
- Cumplir con la obligación de uso de la marca, a fin de evitar la eventual cancelación de la misma.
- Usar la marca de tal manera que no se altere significativamente la forma en que esta ha sido registrada.
- Respetar los estándares de calidad y comercialización pactados en el contrato.
- Informar oportunamente al licenciante sobre cualquier infracción a los derechos sobre la marca objeto de licencia de la que tome conocimiento.
Regulación del contrato de licencia de marcas
El artículo 21 del Acuerdo TRIPS[1] establece que los Estados Miembros podrán establecer las condiciones para la licencia y cesión de las marcas de fábrica y de comercio; asimismo, se prohíbe el establecimiento de licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio.
El Acuerdo deja a los Estados Miembros en libertad para determinar los requisitos que debe cumplir el contrato de licencia de marca.
Asimismo, el artículo 162º de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena otorga al titular de una marca registrada o en trámite de registro en uno de los países miembros, la facultad de otorgar licencia a uno o más terceros para la explotación de dicha marca.
La norma en cuestión contempla dos requisitos para que la licencia surta efectos frente a terceros: la obligación de registrar la licencia ante la oficina nacional competente; y, para efectos del registro, la marca debe constar por escrito.
De otro lado, el artículo 163º de la Decisión dispone que la oficina nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.
[1] Siglas en inglés de “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”; en español “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”.
